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Lei de Franquia

A Lei de Franquia deve sempre estar em harmonia com a Lei de Marcas e Patentes.
O registro da marca é etapa imprescindível no sistema de franchising, estando associado a praticamente todos os demais direitos contidos na lei de franquias. Por isso, é fundamental que, antes de mais nada, a marca esteja devidamente registrada para que seja possível ingressar no sistema.
A marca é uma ferramenta estratégica que permite a expansão dos negócios de diversas formas, sendo uma delas o licenciamento do seu uso a terceiros. Outrossim, quando o empresário opta por licenciar a sua marca, deve atentar-se ao fato de que não basta firmar o contrato competente para que os seus direitos estejam devidamente protegidos, principalmente nas hipóteses em que a marca somente é explorada pelo licenciado, interessando ao licenciante apenas auferir um porcentual da renda dela derivada.
Dispõe a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), no seu artigo 140, que “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”, do que se conclui que o contrato não averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial somente produz efeitos entre as partes que o assinaram. Desta forma, a não averbação do contrato de licença pode causar sérios problemas para a marca licenciada.
Neste sentido se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 277.005-4/4-00, ao proferir que “(…) o contrato de licença não foi averbado junto ao INPI, motivo pelo qual, perante terceiros, (…) o negócio não produz efeitos, nos exatos termos do art. 140 da Lei nº 9.279/96”. Ressalte-se que tal entendimento foi corroborado posteriormente pelo STJ no REsp 606443.
Também a doutrina segue este norte, estando entre os que afirmam ser necessária a averbação do contrato de licença o renomado jurista José Carlos Tinoco Soares, que assevera: “Não obstante esse contrato seja elaborado, assinado, com as firmas reconhecidas (…), e muitas vezes até submetido ao Cartório de Títulos e Documentos (…), deverá ser encaminhado ao INPI para a necessária e indispensável verificação, processamento e conseqüente averbação”.
Destaque-se que dentre os problemas que podem advir da não-averbação do contrato, o principal é a caducidade da marca, uma vez que se o contrato de licenciamento não estiver averbado, não será possível demonstrar o uso da marca caso haja algum questionamento, visto que o licenciado não terá legitimidade para fazê-lo – quem a tem é tão somente o titular da marca, que não teria meios de provar o seu uso em casos de exploração exclusiva pelo licenciado. Vale dizer que uma vez declarada a caducidade da marca, o empresário perde todos os seus direitos sobre ela, o que acarretaria conseqüências nefastas e irreversíveis aos negócios.
Assim sendo, a averbação perante o INPI dos contratos de licenciamento de marca é essencial para assegurar tanto a manutenção de receita quanto o crescimento sustentável da empresa, de forma a garantir que não hajam surpresas desagradáveis no decurso do tempo.
É bom ficar atentos nas marcas de franquias existentes no mercado brasileiro, em especial as pequenas marcas de franquia com investimento baixo.